O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços

.

,

G U S TA TA V O P I VA VA D E   ANDRADE  LL.M   LL.M 

em

Direito da Propriedade Propriedade   Inldec,./ual    pelo   Fran/~lin   Pierce   Graduado

em

Direi/o Direi/o pela pela Univers Universida idade de

ecn/er

for for lntelle lntelleclu clual al Prop Propert erty y

Federa Federall do Rio de Janeiro   (UFRJ),

(Uni (Univer versit sity y

advoga advogado

of New New Hampshi pshire re

do escritó escritório rio Dann Dannem eman ann n

Scho School ol of Law Law

- EUA);

  Siemsen.

S u m á r ioio : I .   Introdução - 2, O con ceito d e tr a d e d r e s s  - 3 . Instrum entos legais d e   proteção d o f ra d e d r e s s - 4 . P rotegend o o lr a d e d r e s s  em juízo juízo - 5. D efesas em   ações d e I r a d e d r e s s - 6. F un cion alid ad e -7. P roteção d a im p ressão visual d e estabelecim en tos - 8, P roteção d a co n figuração d e p rod utos - 9. C on clusão - R eferên cias bibliográficas

I. IN T R O D U Ç Ã O

O mercado de consumo atual se caracter caracteriza iza pela alta alta comp eti titividade vidade e pelo pelo grande grande número de opções colocadas colocadas à   disposição do consumidor. consumidor. Basta Basta visit visitar ar um supermercad supermercado, o, um centro centro comerciai merciai ou mesmo caminhar pelas pelas ruas de uma grande grande cidade cidade  pa  p a ra se d e p ar ar co m ce n te n as , ta lv ez at é m ilh il h ar es , d e p ro d u to s e serviç serviços. os. Para se pos posic iciona ionarr no mercado, mercado, port portant anto, o, é fundafundamentaI que o empresário crie uma identidade visual que o diferencie dos seus competidores. Esta identidade, com posta pelo conjunto dos elemen tos gráfico-visuais de determinado determinado produto ou serviço, serviço, vem sendo fort fortaleci alecida da de diversas formas. Por ex emp lo, há muito tempo em balagens deixaram de ser recipientes ou envoltórios utilizados apenas para armazenar   pro  p ro d u to s. H o je , em b a la g en s s ã o v er d ad e ira ir a s f e rra rr a m en ta s d e m ar k e ting que estimulam o impulso aquisitivo no momento da compra e, não raro, influenciam decisivamente a escolba do co nsum idor. '*

O mesmo se passa com a forma ornamental e a configuração visual de produtos e estabeleci estabelecimentos. mentos. T ais elementos são cuidadosamente elaborados para realçar a distintividade, transmitir um ar  de sofi sofisti sticação cação e tornar o respectivo respectivo produto produto ou serviço cada vez mais atrativo em termos estéticos.  N a m ed id a e m q u e g an h a re le v â n ci a , e st a id e n tid ti d a d e v is u al a d q u ire valor valor e se cooverte cooverte em em um a importante importante ferramenta ferramenta do fundo de comércio das empresas. É   exatamente nesse momento que ela  pa  p a ss a a se r al v o d e im ita it a d o re s, o u se ja , ag e n te s q u e o p ta m p el o caminho mais fácil e que, ao invés de criarem uma identidade  pró  p ró p ria ri a , si m p le sm e n te in c o rp o ra m el em en to s d a id e n tid ti d a d e v is u a l do produto ou serviço de um terceiro. Isso ocorre de forma reiterada em praticamente todos os segmentos do m ercado de consu mo , fazendo fazendo com q ue os conflitos em torno d a impressão visual de produ tos.e serviços tenham se tornado tornado cada vez mais frequentes.

O p resen te   artigo   con qu quist istou ou o p rim eiro lugar em con curso d e m on ogra fias r ealizad o em 2009 p ela A ssociação in teram en can a d a P rop ried ad e In telectua l (A SIP !).

R E V IS IS T A D A   AB?I -   N ° I ' 2 -

3 M A VJ VJ UN UN 2 01 01 1

o  T R A D E D R E S S

E A P R O T E Ç Ã O D A ID E N T ID A D E V IS U A L D E P R O D U T O S E S E R V IÇ O S

A complexidade dessas disputas também tem aumentado, pois os infratores infratores estão ficando m ais sofisticados sofisticados e, hoje, raramente fazem uma cópia exata do produto ou serviço cuja identidade identidade foi usurpada. Em diversas situações, situações, existe uma associação associação quase subliminar  entre os produtos ou serviços, serviços, o que naturalmente dificulta dificulta a prova prova de qu e a im itação itação é suscetível de gerar desvio de clientela. clientela. Por via transvers transversa, a, também são comuns os casos casos em que direit direitos os exclusi exclusivos vos sobre sobre determina determinados dos elementos elementos são reivindi reivindicados cados com  pro  p ro p ó si to s an tico ti co m p et itiv it iv o s, u n ic am e n te p a ra re st ri n g ir a a tu aç ã o de concorrentes. concorrentes. Q uando se fala em disputas relativas relativas  à  impressão visual de p rodutos e serviços, serviços, portanto, portanto, tem-se um constante constante confliconflito entre entre o que pode ser apropriado e o que não pode, sendo, m uitas vezes, extremam ente difícil traçar os limites precisos entre a conco rrência legítima legítima e a concorrência fraudulenta. fraudulenta. Tais razões, por si só, justificam justificam a realiz realização ação do estudo que ora se propõe. propõe. O objeti objetivo vo do presente presente artigo artigo é examinar examinar o insti institut tutoo d o  trade dress   e a complexa complexa questão questão da proteção proteção da identidad identidadee visual visual de produto produtoss e serviço serviços. s. Com eçaremos eçaremos traçand traçandoo um panorama do insti institut tutoo e dos mecanismos legais legais de proteção proteção existe existenntes. tes. Em seguida, seguida, serão serão estabel estabeleci ecidas das diretr diretrize izess de como se proprot eegg e r o   trade dress   e m j uí uí zzoo , b e m c o m o s e rã rã o a n al al isis a da da s a s  pri  p ri n c ip ai s d e fe sa s u tili ti lizz a d a s e m a çõ es d e ss e g ê n e ro . P o r fi m , e x am am i n ar ar em em o s d e titi da da m e n tete a d ou ou trtr in in a d a f u n ci ci on on a lili da da d e e a  pro  p ro te çã o d a co n fi g u ra ç ã o d e p ro d u to s e d a im p re ss ã o v is u a l d e estabelecimentos. A análise análise será fundamentalmente focada na legislação legislação e na jurisjuris pru  p ru d ê n c ia b ra si le ira ir a s. N o e n ta n to , n ã o d e ix ar em o s d e re c o rr er a casos de outros países, no intuito de enriquecer ainda mais a discussão sobre o tema.

2. O

AD E C O N C E IT O D E   T R AD

DRESS

Embora a expressã expressãoo   trade dress   já se encontre bastante difundida na seara da propriedade intelectual intelectual,, até onde se sabe a legislação legislação de nenhum país país possui uma definiçã definiçãoo do termo. Logo, para se atingir uma definição satisfatória, faz-se importante examinar algumas referências doutrinár doutrinárias ias e jurisprudenciai jurisprudenciaiss sobre a m atéria. atéria. O t e r m o  trade dress   tem tem origem nos Estados Unidos e, historicahistoricamente, se referia referia à   forma que um produto era  dressed up   to go to m ark et, I  ou seja, "vestido para ir ao mercado". Se traduzido para o português, português, portanto portanto,, o termo pode ser defini definido do para algo como "vestim enta com ercial".

Inicialmente, o instituto abrangia apenas embalagens e rótulos de  pro  p ro d u to s, m a s, c o m o p a ss ar o te m p o , o c o n ce ito it o fo i am p lia li a d o e T ra d e  D

res.s L a w : E xplonng the B oundanes, p. 2 N ew Y ork, 1997.

I.

U .S .

2. 3.

I,," 864. Fld 12;3, 12;3, C.A5 1989. B l u e B d l B i o - M e d i ro ro l v . C i n - B a d , I,," l o ha h a  H. H",l"d C o.  v .  C Ia,l,   Ched,s, lac.  711 F.2d 966, ~.A.II 1983. M cCorthya" Trnd,m a", and U"rni, Cam p,",,,. p,",,,. ! 8,4, 4 Ediu",2008. Ediu",2008.

4.

4

 pa  p a ss o u a c o m p re e n d er ta m b é m a c o n fig fi g u ra ç ão d e p ro d u to s e a impressão visual de estabelecimentos, estabelecimentos, H o j e , o   trode dress   refere-se à   aparência aparência global global de determina determinado do  pro  p ro d u to o u se rv iç o e ab ra n g e ró tu lo s, em b al a g en s, co n fi g u ra ç õ e s, recipientes, recipientes, assim como a aparência visual dos mais diversos estaesta bel  b el e ci m en to s c o m er ci ai s. Conforme já julgaram julgaram algumas cortes norte-americanas: norte-americanas:   "Ihe trade dress  o f a   produd is cssentially its total   image  and overall appearance".2  "Trade dress in volves the total   image o f  a  product and m ay include include feutures feutures such as size, shape, colar  colar  a r color com binotians,

texture, graphics o r  even particular particular sales techniques ". J J. Tom as M cCarthy, respeitado respeitado tratadist tratadistaa norte-americano, norte-americano, observa que:   "In m adem parlance, trode drcss includes includes   tlte totall totalloo~ oo~ of  a  pr  p r o d u d a n d its it s p a ~ a g in g a n d e v e n   includes  the design and shape o f  tlte product itself".4 itself".4 Entre Entre os doutr doutrina inadores dores brasil brasileir eiros, os, José Carlos Carlos Tinoco Tinoco Soares Soares  pre  p re c o n iz a a ex p re ss ão " co n ju n to -i m ag em " c o m o si n ô n im a d e salienta que  "trade dress dou conjunto-im trade dress  e salienta conjunto-im agem , para n ó s é  a exteriorização  do objeto, d o  produto o u  d e su a em balngem , peculiar pela qual se apresenta e  se torna conhecido. é  a  m aneira peculiar É   pura e  sim plesm ente a 'vestim enta', d o u 'uniform e', isto é , u m particular de algum a traço  peculiar, u m a   roupagem ou a m aneira particular coisa se apresentar  ao m ercado consum idor  o u  diante  diante dos usuários

com habitualidade". habitualidade".55 O insti institut tutoo também já foi defi definido nido judicia judicialment lmentee no B rasil rasil da seguinte forma: "O trade dress refere-se refere-se às característi características cas da aparência  visual  visual de um produto produto dou de sua em balagem balagem   (ou mesmo a  fa c h a d a d e u m   edifício  t a l   como um restaurant restaurante)e) que podem ser  registrados e   protegidos de serem usados por   concorrentes como um a m arca, E slas característi características cas podem incluir  incluir  a form a lridim ensional, o projeto gráfico,   a cor, ou mesmo o cheiro  de um produto produto

dou de sua em balagem ".6  Todas as definições acima possuem elementos em comum e levam em conta a aparência geral do bem ou negócio que se pretende  pro  p ro te g er . L o g o , p a ra n ó s,  trade drcss   pode ser definido como O conjunto dos elementos que comp õem a identidade identidade visual de determinado produto ou serviço, distinguindo-o distinguindo-o e individualizando-o individualizando-o dos seus congêneres no mercado. Daí, extrai-se um a infindável lista de signo s que p odem constituir um trade dress, po dendo -se citar,a título exem plificativo, plificativo,latas l atas e garrafas de refrigerantes;embalagens de  c rem es  den tais e de produtos de limpe za; caixas e recipientes de produtos alimentícios; design  de computadores  pe  p e ss o a is e to c ad o re s de  M P 3 ;   capas de revistas;aparência externa de  5 .

C on co rr ên ci a D es le a l v. T ra de   DfC3S DfC3S

6.

213.2004. A ção O rd inária 3/912007.

dOIl dOIl

Conjunlo-!m Conjunlo-!m agem . Ed. Tinoco Soares, p.

 2 0 0 6 .0.0 0 6 .8.8 6 0 0 5 , 4 V ara C ível, C om arca d e G oiânia/G O , 1

nO

REvISTA REvISTA DA   A BP BP I -

N° 112 -

M A . !/ !/ J U N 2 01 01 1

o T RA D E

D R E S S E A P R O T E Ç Ã O D A ID E N T ID A D E V IS U A L D E P R O D U T O S E S E R V IÇ O S

autom óveis;im pressão visual de roupas, calçados e artigos do vestuário; frascosde perfum es; layout  de restaurantes; interiorde lojas;fachadas de postos de gasolina; dentre diversosou tros, 7 Por tudo isso, percebe-se que o conceito atual de   trade dress   é extremamente am plo, o que levou um tribunal norte-americano a salientar que qualquer coisa capaz de revestir determinado produto  pode fu nci ona r co m o um   trade dress. 8 Essa característica expansiva do instituto tem levado as respectivas disputas a testar os limites da imaginação humana, fazendo com que o empresariado busque proteção sobre   trade dresses   cada vez menos convencionais em juízo. Prova disso é que a jurisprudência recente possui diversos casos cujas discussões seriam inimagináveis há algumas décadas, 7.

Por exemplo, será que a aparência de um a banda de rock constitui um   trade dress passível de proteção?9 E a impressão visual do uniforme de um grupo de torcedoras profissionais?  1 0   Na seara dos serviços, o que dizer da identidade visual de um varejista de ócu los escuros cujos vendedores se vestem de vampiros?  II  E do estabelecimento no qual bonecas são "adotadas" e recebem um nome, sendo-Ihes, inclusive, emitida uma certidão de nascimento?  1 2 D a mesma forma, como aquilatar eventual colidência entre dois restaurantes de comida m exicana que, não surpreendentemente, possuem sombreiros e cores festivas como elementos de sua decoração e tocam música latina para entreter os seus clientes?  IJ Estes exemplos demonstram que, m uitas vezes, pode ser complexo não só estabelecer se o   trade dress   é passível de proteção, como também definir os precisos contornos do bem sobre o qual se husca cheerlea d ers. This a sso cio /io n resu /ts   in ronjusion w hich ha s a tend ency lo im pu gn (pla intif!'s sen J ices) a nd inju re pla inliff's bu sine ss rep u ta lio n." D a l1a s C o w bo ys C hee r-

E x em p l os d e tJade dress:

I",de",  In"

v.  P ussycatLtd.,  604

F.2d 200, 2d Ciro 1979,

J  1 .   A associação com vampiros constitui um tr a d e d re sJ   passível de proteção? Ou trata-se

8.

" B e c a u s e w e  c a n co nce ive o f  n o 'thing' inca pa ble o f ca rrying m ea ning, o ny 'thing' a ln to J u tin gu ish g o o d s in co m m e rc e a n d lh m co nslif u le a m a ~ w ilhin lh e m eanm g o f  lhe L o .nha m   A d . I n  sh o rf: a ny 'thing' Iha l d TC .lSC S a g o o o ca n co nslifu te tra d e d ress . P ro led a bility i. I a no /her m a U er enlire ly". A ber cro m bie &  F ifch S /o res,  I ne . o . A m eIÍc a n com e

O uJ/illoo,   1,,,, 280 F.Jd 629, 6~ Ci" 2002. De acomocom um tribunal de Ohio, nos Estados Unidos, a resposta é  p05itiva. O caso envolveu uma situação em que três músicos deixaram uma banda e formaram um novo grupo, adotando os mesmos elementos da aparência e performance da banda anterior, induindo figurino, interpretação, decoração do palco e dos instrumentos, merchandi. sing, materiais promocionais, folders etc. Eles foram acionados pelo fundador do grupo musical anterior e o tribunal entendeu que o autor possuía um tra de d ~s   distintivo  pa ss ív el de pr ot eç ão e qu e o m es m o fo i in fri ng id o:   "The   rerord confains sufjicieTIlevi. d eTIcciro m w hich M e tr ia l co u n co u M TelU o na bly find Iha l d e/end a nls   inleI1dedlo  p ira te m a ny cha ra d crislics fro m their fo rm er ba nd , R evo lver. A l1 o f th ese fa c10 rs  conIn'bule to lhe like J iho o d o f co nfu sio n a O O ut 196 4's   associa/ion w ilh R evo lver. [I is co nfu sio n   as lo lh e so u rce o r o rigin o f the go o ds w hich co ntra is o n lh e qu eslio n o f u nfa ir co m peli/io n". C"are v.  W,,~,36 Ohio App. 3d 26, 1987. 1 0 . A possibilidade de proteç.ã~ da aparência visual do uniforme de  c hee rlea ders  foi discutida em um caso em que o time de futebol americano Dallas C owbo~ questionou, e conseguiu ordem judicial no sentido de probir, a utilização do uniforme em um filme  po rn og rá fic o. R es sa lto u o tri bu na l: "'li is h a rd  to  believe Iha l a nyo ne w ho ha d seen de  fe n d a nls ' sexu o ll y d ep ra o ed fi lm co u M  eO er  I he re a fter d isa sso cia /e   il from pla infifJ 's

9.

REV1STADAABPI-

N° 112-

MAI/JUN2011

apenas de uma ideia ou conceito de markeling que pode ser explorado por qualquer  empresa? A corte distrital da cidade de 5an Antonio, no Texas, optou pela primeira altemativa: "[I seems  a ppa ren l tha l K lec~ 's m a rketin g lechn iqu es a nd a d verlise m ents o f  ado rs po sing as lX Im pire s. a nd his u se o f vo m pire sym bo Is lo  co nvey lhe su ggeslio n tha l hi J  s u ngla sse.s p ro teel va m pires /ra m   t.he gla re  o / su nligh1,  consfitule Ira d e d ress . In   olhe! w o rd s, Ihes e eIem eTIls ha ve cro sseJ lhe H ne iro m ao u npr o ted a ble id eu to a pro led a ble

exfJ""i" D f~ e i a " , " . K io cl  V . S"giass H ul, 145 F. Supp. 2d 819, 200 0. 1 2 .   A questão é   ~e este "sistema de adoção" das bonecas constitui uma mera "técnica de

venda" não passível de proteção o u   se trata-se de um  t ra de d res s  que distingue o sen~ço dos seus congêneres no m ercado e que, portanto, pode ser objeto de direitos exclusivos. Sob a perspetiva da empresa que concebeu a ideia e a implementou no m ercado, a exclusividade, em princípio, parece justa. Por outro lado, será que não é   legítimo o intere.sse de competidores de também utilizarem o mesmo sistema para vender  o s   seus  pr od ut os ? U m tri bu na l no rte -a m er ica no en ten de u qu e ta l e le m en to do ne gó cio do au to r  constitui um lra de d res s   protegido: "T h e a d o plio n pr o ced u re tru /y is p a ri o f  l he 'pa cka ging' o f O A A 's pro d u d bo th in  t h e   sense Iha l d o lIs a re ne lJ er so ld w ilho u l lhe a d o p/io n  pa pers u n d b ir lh eerli fi o o le a n d b eco u sc lh e a d o pli o n pro ce rlu re rs d esigned  lo m ake O A A 's d o lls d isfind ilJ e in lhe m a rkelp la ce. The co u rls,  m oreooer, h a ve   recognized  th a l  a n u nfa ir   competilioo d a im C Q n ex/end  to m o rketing techniqu es. (. . .) C o nseJ Iu ently, w e co nd u d e lha t the a d o p/io n pro ced u re.s u sed by O A A in lhe so le o f its d o lls qu a lify a s  pro le ct ib le 1ra d t d re ss ". O rig in a l A p pa la ch io n   klLOorks,  Inc. v. The To y U it,   [nc., 684 F l d 8 2 1   (lI'   Ci,.1982). 1 3 . Na terminologia do direito marcário, tais elementos dos restaurantes seriam "sugestivos", "descritivos" ou "'genéricos"~ Para um a explanação mais detalhada sobre o tra d e d ress   de estaba!ecimentos, vide item 7 infra.

5

o  T R A D E D R E S 5

E A P R O T E Ç Ã O D A ID E N T ID A D E V IS U A L D E P R O D U T O S E S E R V IÇ O S

tutela jurídica. Também denotam que, embora o escopo do instituto seja amp lo, há que se respeitar certos limites para evitar práticas anticompetitivas. M esmo porque tais limites existem em todos os ramos da p ropriedade intelectual, bastando lembrar, por exemplo, que o direito  pat en tá rio pro íb e a ap ro priaç ão de alg oritm os e eq uaç ões m at emáticas, enquanto o direito de autor não permite a monopolização de ideias.  N a se ar a do  trade dress,  os limites residem na impossibilidade de se obter proteção sobre métodos comerciais, conceitos, temas, elementos funcionais ou meras técnicas de marketing e de venda. Estes são elementos que, a princípio, não podem ser monopolizados por um único particular, servindo como importantes limitadores da doutrina do   trade dress. Do contrário, a doutrina poderia expandir-se indefinidamente e alcançar, níveis exacerbados, de modo a prejudicar a live concor. rencia. E o que se depreende de interessante julgado norte-americano a respeito:   "T he trade dress  concept  m a y nol  be slre/ched  injinile1y lo give exclusive rights lo a   v a g u e a n d a b s l r a c t    im age ar m arketing !hem e of   a service ar producl.   T o d a s o w o u l d l e av e defendanls and other polenlial com peti/ors   unsure as lo how lo a v oi d v io la li on o f l h e L a n h am A c t a n d I hu s   creale   d a n g e r s o f   anlicompelilive   overprotection".14 Invariavelmente, portanto, as disputas em torno da identidade visual de p rodutos e serviços envolvem uma discussão acerca dos lim ites legais de proteção existentes. No decorrer do p resente trabalho, diversas vezes enfrentaremos esta tensão e buscaremos estabelecer critérios de como estas questões devem ser tratadas à luz do ordenamento jurídico. 3.   INSTRUMENTOS

LEGAIS DE PROTEÇÃO DO   T R AD E

D R E SS

Um a vez traçados os contornos gerais do instituto, percebe-se que o  lrade dress  possui a aptidão de distinguir e individualizar determinado produto ou serviço e fixar, na mente do consumidor, um verdadeiro vínculo entre a aparência visual e a reputação do bem que se está oferecendo. 1 4 . T o y M a n u J a d u re r s o f   A m er iw ,  Inc. v. H eIm s/ey-Spenr, Inc.,  9 6 0 F . S u p p. 6 7 3

(S.D .N .Y 1997). 15. D iscorrend o espe cificam ente sobre as em balagens, r esalta C arlos A lberto Biliar Filho: "A o com por o prod u to,   com o su a rou pagem defin itiva para   c o n s u m o , a em balagem exerce, den tre lodas as  criações referid as, a in flu ên cia m ais dircla sobre  o pú blico em   gera~  re p re se n tan do IJ e T da d ei roe lo d e c om u n ic a çã o fi n al en lr e p ro d u to r e  co n su m idor. T am bém rom o in tegran te de su a orn am en tação, a em balagem   a l u a com o   força a/ratioo im ediato  d o c o n 5 u m id or , im p o n d o- lh e, m ui/ro t J(' .Ze 5,   p e la e x c i t a b il id a d e p r o v o c a d a , o im p U /5 0  a q u is it iv o , p ar a e le a /é im pe rc ep li v e1 ou m f,lm o in eviláve l. É deâ5ilJo, n o a/o da com pra,  o f a /o r fJ 5 ic o !ó gi co , ra zã o p el a q u a l u m a em b a la ge m c on vi d a li va po d e a rr e ba ta r o con su  m id or e  a dqu irir a  s u a pre/erê llcia, m an len do-< Jfiel  a  de term in ado produ /o. (.. .) D ( J í, a  n 'X C $5 á ri a prot~o qu e devem m erear n o cam po ju rídico, a   fim de assegu rar-se a se u litu iar o u so pacífico e a  g aran tir-lh e a  com petenJe   r e a ç ã o , em   c a s o d e   violações qu e u c n h a m a  aco rilew , n a defesa dessa s im por/an les   peçcu  d D aviam en to objetilJOda em presa " .

6

A vestimenta comercial funciona, pois, como verdadeiro catalisador no ato da compra, criando um elo empresário-consumidor que faz com que este último relembre a aparência d o prod uto ou serviço que lhe satisfez nas experiências passadas.  N atu ra l, portanto , que o   trade dress   mereça tutela jurídica, pois muitas vezes ele exerce um poder de atração equivalente ou até maior do que àquele exercido pela principal marca da empresa. II Da mesma forma, de nada adianta criar e fortalecer uma identidade visual própria se, no futuro, não se puder impedir a ação de usurpadores. Embora os instrumentos legais de proteção disponíveis nas diversas jurisdições possuam semelhanças, é inegável que a legislação de cada país possui suas peculiaridades. No Brasil, não existe um dispositivo que proteja a identidade visual de produtos e serviços expressamente. Ainda assim, a repressão contra atos de imitação  pode se dar m ed ia nte a ap licaç ão de div ersas dis posições do nosso ordenamento. garantias do empresário começam pela própria Constituição k Federal de 1988, a qual estabelece no seu artigo 5°, inciso XX IX, que "a lei assegurará aos autores de inven tos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como prote,ão às criações industriais, à propriedade das m arcas, aos nomes de em presas e outro s siguos distintivos, tendo em vis ta o interesse social e o desen volvim ento tecnológico e econômico do P aís". C o m o o   trade dress   possui a aptidão de distinguir determinado  pro duto ou se rv iç o d os se us co m petidore s, ele se enquad ra perfeitamen te na categoria dos "outros signos distintivos" destacada pelo dispositivo, de onde decorre que, no Brasil, a tutela do conjuntoimag em encon tra guarida constitucional. Isso já foi inclusive reconhecido p elos tribunais locais, conforme atesta importante julgado envolvendo o rótulo da bebida Bacardi. 16  N o pla no in fraco nst ituci onal, a pro te çã o do lrad e  dress  se dá preci puam en te at ra vés das re gra s que re prim em at os de co nco rrênci a desleal, assim como dos institutos da infração de marca, da infração de desenho industrial e da infração de direitos autorais. Por isso, faz-se oportuno examinar a questão sob cada uma destas  per sp ect iv as .

 ª

(Tutela dos D ireitos da Person alidade e do s D ireitos A utorais nas A tividades Em pre-

, , , " , i , . p.

159.2' Ed .. Ed. R ffista do s Tribuno", 2002 ).

16. "A com ercialização de bebida da m esm a espécie R U M BA C A C H A R I - de ou tra conhecida e afam ada inte rnaciona lm ente - R U M BA C A R D I , acon di. . cionada e m vas ilham e praticam ente igual, com tam pa, cores, logom arca e principalm ente rótulos praticam ente idênticos, com m odificação apenas de peql.lenD S em blem as e   e~gies, r e v e la o p r op ó s it o i n c on f e ss a do d e i n d u zi r a e rr o o u d e c o nf u nd ir o c o ns u m i d or , e c o m i ss o a u fe r ir d i vi d en d os , c a ra c te r iz a nd o p r át ic a c o ns ti tu c io n al m e n te v e da d a ( ar t . 5 , i n c . X X I X , d a C f ) , q u e d e v e s e r p r o n ta m e n t e c o i bi d a , c o m - i n d en i z aç ã o d o s p r e j u íz o s c a u s ad o s " . z a C âm ara C ível dD Estado de Santa C atarina, A pelação

C o,1   n. 980063825. 1999.

R E V lS T A DA A B PI -

N °   112~   MAl/JuN2011

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T R AD E

D R E iS

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A P R O nç Ã O D A ID E N TID A D E V IS U A L D E P R O D U TO S E S E R \~Ç O S

Concorrência desleal Como todo país de livre concorrência, o Brasil possui um modelo de sistema econômico no qual empresas disputam a preferência do consumidor e se utilizam de inúmeros instrumentos  para atingir se u objetivo, que é co nquistar m erca do, em detrimento dos seus com petidores,17 A livre concorrência, todavia, não é irrestrita e seu ex ercício encontra limite nos direitos dos outros co ncorrentes, assim como nas regras estabelecidas pelo ordenam ento jurídico, Caso este limite seja excedido, a com petição passa a ser ilícita, dando ensejo ao que se chama de concorrência desleal. Embora a doutrina seja praticamente unânime em apontar a dificuldade de se definir o instituto,I8 a Con venção da União de Paris (CUP) dispôe no seu artigo 10 b is (2 )  q ue constitui concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. Dessa definição, depreende-se que o espectro do instituto é extremam ente amplo e se encontra intrinsecamente relacionado  à  noção de aproveitamento indevido do esforço alheio, Logo, todo ato daquele que, sem esforço próprio, apropria-se ou aproveita-se da fama de um competidor, está sujeito a ser enquadrado como uma  prática de co nco rrência des leal. E como a lealdade é um atributo essencial para a segurança nas relações comerciais, a CUP assegura aos nacionais dos países signatários a proteção efetiva contra a concorrência desleal e determina que deverão proibir-se, particularmente, todos os atos susce-

tíveis de estabelecer confusão com o estabelecime nto, os produ tos ou a atividade industrial ou comercial de u m con corrente,19 Dentro desse contexto, percebe-se porque a concorrência desleal consiste no principal instrumento de combate à   imitação do  Ira d e d re ss :   para evitar que aproveitadores se apropriem indevidamente dos elementos distintivos do produto ou serviço alheio e "peguem carona" na fama e no prestígio do concorrente, A tutela jurídico-concorrencial do tra d e d re ss,   portanto, protege o empresário e seu conjunto-imagem enquanto signo identificador, bem como pretende eliminar a confusão entre produtos e serviços por parte do consum idor, É famoso, por exemplo, um caso julgado nos Estados Unidos no longínquo ano de 1 896 ,   no qual o fabricante de determinado uísque conseguiu, com base nas regras de concorrência desleal, com pelir um concorrente a cessar a utilização de um a garrafa cuja configuraÕão visual imitava a configuração da garrafa do seu  pro duto,2  No Brasil, esse ilícito encontra-se expressamente tipificad o no artigo 1 95,   inciso m ,   da Lei de Propriedade Industrial (Lei nO 9,2 79 /1 99 6), o qual estabelece que: A r /.   /95 - Comele crime d e concorrência d e sl e a l   quem:   III - e m p re g a   meio fr a u d u le n lo p a ra d e sv ia r, em p ro v e ito p ró p rio ou a lh e io , c lie n te la d e  oulrem, Diversos são os casos em que im itações de Ir a d e d re ss  foram reprimidas com base no dispositivo acima, valendo mencionar um precedente envolvendo a embalagem d a batata R uflles, cuja imp ressão de conjunto foi integralmente reproduzida por uma concorrente,21

17. A C onstituição Federal brasileira de 1988 estabelece: A rt.   170 - A ordem f(onômica

d e c e iv e d b y lh e sh a p e , w ill m ista k e lh e b o llle fo r  o n e o f  lh e p lnin liff's. T his is u nfa ir  c o m p elifio n w ith in lhe  a u lh orili c s a n d sh o u ld b e   restrainoo. C o o k  & B e rn h e im e r  C o. v .

3.1.

d e v e o b s e r v a r o s s e g u in t e s p r i n c íp i o s : I V - l iv r e c o n c o r r ê n c i a .

18. CIÓ\~5da Cosia  R odrigues,   um dos  m a i o r e s d o u t r i n a d o r e s b r a s i le i r o s sobre a  m atér ia, leciona: "D e fin ir a c o n c o rrê n c ia d esl e a l   e m t o d o o rig o r d e su a apre.lenlaçE o ju ríd ic n é u m a v erd a d e ira e te m e rá ria d ific u ld a d e . E in te rp re 1 á -la n a im p o n d erá v e l   e r i e n r o o d e su a s in fin ita s fo rm a s, im p ã e -se -n o s a bo rd a r  um d os m a is la lo s p ro b lem a s a n tep osto s à m o d erna anáwe   soaol6gicn",  Concorrência Desleal, Ed. Peixoto, p. 29, 1945.

19, Artigo 10his (3) I", 2 0 . " T h e d efe n d an ts h av e d rlib era le /y c o p ied  lh e  p lrlin tiff's b o l/le   lo increase lh e sa le s o f th eir  o u m g o a d s, rln d   s u d r i n c r e o s e , if   increase th e re b e ,   i s d u e l o l h e c irc llm sla n c e Ih al lh e  p lIr c h a se rs   from d e fe nd an ts h a ve a re a sa n a b le e x p ec in tio n lh a/lh e u llim a le c o nsu m er,

REVlSTADAABPI-

N" 112-

MAr/JuN2011

R ass, 73 F , 2 0 3, 1 896 ,

s en te n ça a pe la da n ão m e re ce n en h um r ep ar o. E s tá . " '" .'  be m fU llaa m cn ta da  e  decidiu a lid.e exist:nte :nlre a:  pa rtes . R ea lm en te , ho uv e m fra ça o a LeI ~ 9.279/96,   u m a v ez q u e a ap el an te fa br ic a e ~ ,;1iÇ ' comercializa alimentos contendo embalagens ! ; ; ; i  j~ ~ "~\'~ J;; . ,. -~ sem elhante s à s utiliz ada s pe la au tora e e stabe. - -• lecendo uma concorrência desleal passível de confundir o consumidor." 4 a Turma do Tribunal deJustiça de São Paulo, Apelação Cível 115.308.4/4,2001.

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T R A D E D R E S S  E

 A P R O T E Ç Á O O A IO E N T ID A D E V IS U A L D E P R O D \J fO S E S E R V iç oS

 Nes se cas o, diante da flagrante im itaç ão dos elem en tos distintivos da embalagem, o tribunal não teve dúvidas em consignar que a fabricante da batata Radical agiu de forma desleal e proibiu a  prática co m vistas a ev itar a confu sã o en tre o pro duto en tran te e o  pro duto pioneiro. Mu itas vezes, contudo, não é tão simples traçar os limites precisos entre a concorrência legítima e a concorrência fraudulenta, o que faz com que sUljam algumas relevantes questões a respeito. Por exem plo, será que para existir concorrência desleal na área d o trade drw ,   um direito de propriedade intelectual precisa estar envolvido) Em outras palavras, será que para concorrer deslealmente, a empresa tem de estar infringindo marca, patente, desenho industrial ou d ireito autoral do concorrente)  Não nece ss ariamente. A co nco rrên cia des leal, co mo sa lien tado, trata-se de um instituto amplo, cu jo propósito é  combater todo ato contrário aos usos hone stos em ma téria industrial ou com ercial. A  pró pria lei b ra sileira, in clusive, sa lienta que o fato gerad or do ato ilícito é o desv io fraudu lento d e clientela. Nesse con texto, é poss ível que determinada empresa invada espaço jurídico de terceiro sem violar um direito de propriedade intelectual diretamente. Esta é a posição do Supremo Tribunal Federal brasileiro que, em importante julgado do início da década de 1970, assim se manifestou: "P rocura-se no  âm bito da   concorrência   desleal   combater  os   atos de   concorrência   fraudulenla ou desonesta, que alenlam contra o  q ue se te m   como correto ou norm al no m undo dos negócios,   ainda que não   infrinjam diretam ente patentes ou sÍnais   distintivos registrados ". 22 Portanto, mesmo que o  trade  dress não esteja registrado, o em presário pode bu scar proteção sob re a impressão visual do seu produ to ou serviço com base nas regras de concorrência. Logo, embora o direito de p ropriedade intelectual muitas vezes possa ser útil para coibir a imitação do  lrade dress,23 sua existência não é con dição sÍne q u o  non para acionar competidores em juízo. Isso não significa, todavia, que toda cópia realizada no mercado de consum o é ilegal. Em algumas situações, o  trade dress   não é  pas sível de pro teçã o; não fo i protegido por um a neg ligência do titular; ou simplesmente é objeto de um título de propriedade intelectual já expirado, fazendo parte do domínio público. Nesses casos, a cópia do objeto por concorrentes não só é lícita, como é  pró -competitiva, já que permite a ex plora çã o do bem por diversa s empresas, o que pode ser benéfico para o consumidor, notadamente em termos d e preço.24 22. RI] 56/447 - 1970. 23. V ide itens 3.2, 3.3 e 3.4 in fra. 24.

E s te " d ir e it o d e c ó p i a " é a m p l am e n te e j á   f o i s a li e nl a d o

p e la S u p r em a

r e c on h e ci d o

n o m e i o d a p r o p ri e da d e

C o r t e d o s E s ta d o s U n i do s :

i n te l ec t ua l

" C o p y in g i s n o l

aJUkJY5

 d isc o u r a g e J o r d is ja lJ ó r o o b y L h e la w J w h ich p r e se r v e o u r c o m p e tiliv e ec o n o m y. A llo u Jin g  co m p e1 iJ o l7 >lo co p y w ill h a v e s a lu lm y effcd s in m a n y cir cu m sla n ce s" . B oni/o B o a /s , In c .

v. Thvnd" C "ft   Boals, Inc. 489, U.S. 141,160, 1989. 8

Independentemente disso, o fato é que a concorrência desleal é uma d as mais importantes ferramentas para com bater a imi- . tação do   lrade   dress, sendo um elemento fundamental na maioria das disputas relativas à impressão visual de produtos e serviços.

3.2.  Infração d e  marca A legislação brasileira determina que é suscetível de registro como marca todo signo distintivo visualmente perceptível não incluído nas proibições legais. Assim, caso o  trade drw   seja distintivo e identifique o produto ou serviço do empresário, nada impede que ele seja registrado como marca mista ou tridimensional perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Já vimos que o conjunto-imagem não precisa estar registrado para ser protegido com base no instituto da concorrência desleal. No entanto, é inegável que o registro do trade  dress como marca fortalece a posição do titular, pois lhe confere algumas importantes  prerrogativas legais e pro ce ssuais. O Brasil, assim como os outros países da A mérica Latina, adota o sistema atributivo de direitos, o que significa que a  pro pried ade so bre signos distintivos ad vém do registro, não do uso, como se dá nos países que adotam o sistema declaratório, típico do common law . 25 A primeira vantagem de se registrar o  trade  dress como marca no Brasil, portanto, consiste no fato de o titular efetivamente adqu irir direitos de propriedade sobre o signo. O titular do registro  pode, pois, lice nciar e alien ar o trade dress, assim como se basear nos dispositivos relativos à infração de marca para combater eventuais imitações. Segun do, com o registro, o titular adquire d ireitos exclusivossobre o  trade  dress em todo o território nacional, o que afasta eventuais argumentos do infrator no sentido de que inexiste relação de concorrência entre as empresas pelo fato de elas atuarem em diferentes estados da federação. Em u m país de dimensões continentais como o B rasil, isso pode ser extremam ente relevante. Terceiro, o registro de marca cria a presunção de qu e o  lrade dress  é válido e distintivo e transfere para o réu o ônus de p rovar o contrário. Quarto, a existência do registro facilita a obtençã o de liminares em ações de infração. Isso porque, influenciados pelas características do sistema atributivo, juízes brasileiros se sentem mais confortáveis em conced er tutelas de urgência baseados em um título de proprie25. N os E stados U nidos, {\ artigo ~ 43 (a) da L ei de M arcas (Lanh am A ct) confere {\  m e s m o t ip o d e p r o te ç ã o p a r a tra d e d re sse s   registrados ou não- registrados, confor m e já d e c id i u a p r óp r ia S u p r em a C o r t e d a q u el e p a ís : " T h e S u pre m e C o u rl in te rp re 1 s I l r is sediar! a s h a vin g crea le.d  fed era l   cause 0 1 a d io r! fo r in jrin g em en l o f u n reg islered tra a e m a r /e o r tr a d e d/W  a n d c a n d u d e s Ih af  s u c h a m a rk o r tra d e d ~ sh o u ú l ru c ivc e .sse r l fi a f/y lh e som e p ro fe d io n as th o se Ih a l  ar e reg islered " . T w o P eso s, In c . v. T a co C a b a n a , Inc. 50S U .S. 763, 1992. li

REVISTA DA  ABPI-   N " 1 1 2 - M A I /J U N 2 01 1

o  T R A D E

D R E S S E  A

P R O T E Ç Ã O D A ID E N T ID A D E V IS U A L D E P R O D U T O S E S E R V IÇ O S

dade, validamente expedido pelo órgão competente, do que baseados som ente no instituto da conco rrência desleal. Por fim, o registro reforça a prerrogativa do titular do trade dress de incluir distribuidores e varejistas no pala passivo da ação de infração, o que facilita o deslocamento da demand a para foros especializados, mais afeitos a discussões envolvendo direitos de propriedade intelectual. Tal se dá porque o artigo 190, inciso I, da Lei de Propriedade de Industrial dispõe que: A r t. 1 9 0 - C o m e t e c r im e   contra  registro de m a r c a q u e m i m p o r ta , e x p o r ta , v e n d e ,   oferece ou   e x p õ e a   v e n d a . o c u l ta o u t e m e m e s to q u e : I - p r o d u to a s s in a l a d o c om m arca ilicitam ente reproduzida ou im itada, de oulrem , no   todo em parte. Logo, se existir um  distribuidor ou varejista localizado em um domicílio cujo foro ofereça melhores condições de litígio, ele pode ser  acionado juntamente com o fabricante do produto, caso se comprove que ele está vendendo e/ou mantendo em estoque o artigo que incorpora o  trade dress  fraudulento. Por todas estas razões, julgamos importante registrar o trade dress como marca, o que já vem sendo feito por inúmeras empresas26 3.3. Infração de desenho industrial C o m o o   trade dress   muitas vezes consiste na forma plástica ornamentai de u m objeto, sua proteção tam bém pode se dar via registro de desenho industrial. Para ser registrável no Brasil, além de não se enquadrar nas proibições legais, o desenho industrial há de ser  novo, ou seja, não pode estar compreendido no estado da técnica, e deve ser original, ou seja, possuir uma configuração visual distintiva em relação aos objetos preexistentes.27 2 6 . E x e m pl o s d e   trade   dTCSSe5   registrados como marca. Os dois primeiros perante o INPl e o terceiro perante o  O HIM :

o   r e gi st ro

c o n fe re a o t i tu l ar d i re it o d e p r op r ie d a de s o b re a configuração ornamental e a consequente prerrogativa de impedir a produção e a comercialização de produto que incorpore o d e se n h o o u q u e o i m i te s u b s ta n c ia lm e n te , d e m o d o a i nd u z ir   confusão. Trata-se de uma forma de proteção interessante, not ad a m en te p o rq u e, n o B ra sil , s e c o m pa ra d o a o r e g is tr o d e marca, o registro de desenho industrial leva muito menos tempo  para ser concedid o. Questão controversa diz respeito à  cumulação de proteções. Com efeito, à   luz da legislação brasileira, pode a mesma configuração ornamental de um produto ser objeto de um registro de desenho industrial e   de um registro de marca tridimensional? Para nós, a  pro te ção cum ula ti va é   possível, pois o artigo 124, inciso XX II, da Lei de Propriedade Industrial determina que: Arl.   124 - N ã o sã o r e g is tr á v e is c o m o m a r c a : X X I I - o b j e to q u e e s ti v e r p r o te g i d o p o r   registro de desenho industrial de lerceiro. Tal dispositivo possui importante modificação em relação ao antigo C ó d ig o d a P r o pr ie d a de I n du s tr ia l ( L e i n ' 5 .7 7 2 /1 9 7 1 ), o q u a l estabelecia em   s e u a r ti go 6 5 , i te m 1 8 , q u e n ã o e r a r e gi st rá v el "m arca   constituída   de elem ento passível de   proteção como  m od elo ou   desenho industrial."  Como se vê, a lei anterior continha regra absoluta, que vedava o registro marcário de signo que pudesse ser   pro te gid o com o d ese nho in dust ri al, in dependente m ente de o design  pert encer ao depositante da m arc a ou a. te rc eir os. Ao incluir a expressão "de terceiro" no final do inciso XXII, do artigo 124, da lei atual, o legislador acabou co m a proibição absoluta e deixou claro que só não são registráveis marcas que incorporam o desenho industrial   alheio.   Como ilação lógica, conclui-se que, caso o registro de desenho industrial pertença à   própria em1

27. Sobre o requisito da originalidade, o Tribunal Regional Federal da 2 Região já   consignou que: "para que seja registrávd como desenho industrial, a nova confonnação ornamental de um o bjeto não deve se restringir à mera disparidade de dimensões ou a alterações superficiais da sua configuração com relação às já presentes no mercado ou  já in se ri da s no es ta do da té cn ic a, m as , si m , de ve se r do ta da de um de te rm in ad o gr au de inventividade estética capaz. de resultar na efetiva distinguibilidade da nova configua ração se comparada a produtos similares". Tribunal Regional Federal da 2 Região, Segunda T urma Especializada, Agravo n O   2 00 7 .0 2 .0 1 .0 0 9 40 4 .2 , V o to d o D e s .

A nd,é Fon'", D ata: 301'J!200B .

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M A I/ jU N

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o  lR A D E D ~ S S

E  A P R O T E Ç Ã O D A I D E N T ID A D E V IS U A L D E  P R O D U T O S E  S E R V IÇ O S

 pre sa so lici ta nte do re gis tro d e m ar ca , nã o há que se fa lar na ap licação da norma em comento. Portanto, uma ve, atendidos os requisitos de registrabilidade, nada impede que a mesma configuração de um produto seja objeto de um registro de desenho industrial e de um registro de marca tridimensional ao mesmo tempo.  O  IN PI vem acolhendo esse entendimento e, em bora essa questão possa gerar algumas discussões, inclusive de ordem constitucional,26esta no s parece a mais acertada interpretação do ordenamento jurídico vigente. 3.4. Infração de direitos autorais

A tutela do tra d e  dress também pode se dar via direito autoral, pois muitos dos seus elementos se enquadram na definição de obra intelectual protegida como um a criação de espírito. Este é o caso de obras e projetos arquitetõnicos, w eb sites,   bem como de gravuras e desenhos aplicados a determinados produtos.  N o B ra si l, a pro te çã o a pro je to s d e ar qui te tu ra es tá ex pre ss am en te  pre vis ta no ar tigo 7' , in ci so X , da Lei de D ir eito s A ut ora is (L ei n'  9.610/1998) e com preende fachadas de edifícios, interiores de lojas, la yo u ts   de restaurantes, assim coma a planta de qualquer  estabelecimento comercial. Logn, caso se comprove que u m empresário usurpou o projeto arquitetônico de um terceiro, este pode tomar medidas e impedir a reprodução indevida da sua obra com  bas e no in st itut o do direi to au to ra l. A tutela jurídica da aparência visual de  w eb sile s via direito de autor  também nos parece perfeitamente possível, já qu e, em seu artigo 7', inciso XIlI, a lei confere proteção a qualquer obra que, por sua seleção, organáação ou disposição de seu conteúdo, conslitua uma criação intelectual. A proteção aos desenhos e gravuras, por sua ve" também enconlra amparo no artigo r, inciso VIII, da Lei de Direitos Autorais e revela-se especialmente relevante para alguns selares da economia, como, por exemplo, o de roupas e artigos do vestuário.29 O   direito de autor, portanto, surge como uma interessante alternativa de proleção das estampas e desenhos aplicados aos referidos produtos, se convertendo numa importante ferramenta para coibir imitações e resguardar investimentos no aludido segmento de mercado. 28. A controvérsia ~ra em torno especialmente  a os  prazos de proteção outorgados pelos institutos. Ao passo que o registro de desenho industrial é   temporário, o registro de marca po de ser prorrogado qu antas veze s o titular quiser. Assim, caso o empresário opte  pe lo re gi m e d o de se nh o ind us tri al, o ob je to, a pr inc ípi o, pa ss ar ia pa ra o do m íni o pú bli co após a expiração do título, o que, na prática, não ocorre caso o tilular do signo obtenha um registro de marca tridimensional e o prorrogue indefinidamente. 29 . É  bastante comum que em presários da indústria da moda brasileira, especialmente na área de biquínis e acessórios de moda-praia, tenham suas criações copiadas. 30 . O  artigo 18 da Lei de Direitos Autorais brasileira estabelece que: "a proteção aos di. reitos de que trata esta Lei independe de registro". 3 1 . A e xc e çã o é  o software, nos termos do artigo 4 da Lei nO9.609/98.

A vantagem do direito autoral como mecanism o de proteção reside no fato de ele não depender d e registro JOe pod er ser exercido nos diversos países signatários da Con venção de B erna. Por outro lado, como a lei brasileira não prevê o instituto da obra por encomenda,ll é fundamental que exista um contrato de cessão pelo qual o estilista ou d es ig n er  dos produtos transfira os direitos patrimoniais sobre as obras para a empresa. Caso ilustrativo envolvendo a proteção do tr a d e dress via direito de autor ocorreu no Rio de Janeiro em 20 0 2.   A autora era uma em pre sa que at ua no se gm en to de ro upa s es po rtiv as e de se nv ol ve u uma camiseta especificamente em função da C opa do M undo de Futebol daquele ano. Tal produto era vendido apenas nas lojas da empresa e dos seus revendedores autoriocados.  N o en ta nt o, qua l nã o fo i a su rp re sa do re pre se nt an te da em pre sa quando adentrou em um supermercado da cidade e reparou que os funcionários do estabelecimento usavam um uniforme que re pro du zi a fiel m en te a ap ar ên ci a vis ua l da ca m is et a. N a vis ão do empresário, além de violar seu direito de autor sobre o tra d e d res s do produto, tal reprodução não-autorizada afetaria o valor agregado da camiseta, já que a utilização do modelo pelos funcionários da outra parte poderia diminuir consideravelmente a procura  pe la ca m is et a origi na l. Em função disso, a empresa ajuiwu uma ação de infração contra o supermercado e o juíw da 7' V ara Cível do Rio de Janeiro concedeu a liminar requerida, reconhecendo que o la yo u l   da camiseta goma da proteção conferida pelo artigo 7°, inciso VIII, da Lei d e Direitos Autorais e ordenando ao réu a imediata substituição do uniforme dos seus funcionários. J2 Em seguida, as partes celebraram um acordo e o caso foi encerrado. M esmo assim, ele demonstra o quão importante o direito de autor pode ser para a tutela jurídica d o tra d e dress, especialmente quando não existir uma relação de concorrência entre as partes. 4 . P RO T EG E N DO O   TR A D E

DRESS

EM  Juízo

Enumerados os mecanismos legais de proteção do lr a d e   dress, convém, agora, destacar as principais questões a serem consideradas em uma disputa envolvendo a identidade visual de produtos e serviços.

t

32. "A identidade da diagramação e simi....• #-, v I' > ,....\. litude da letra utilizada na referida J . /'  camisa é  evidente com aquela utilizada   (l,', ",  pe los fu nc ion ár ios da em pr es a ré , co n. 'f or m e s e v e ri fi ca d a s f ot og ra fi as a n ex a - , ~ . "' = .---das nas fls. 49/50, sendo que a obra U.~ goza de proteção, como determina o art.   VIU, da Lei n O   9.610/98, sendo que a reprodução não-aulorizada permite ao autor da obra requerer a busca e apreensão dos exemplares reproduzidos ou apenas que se suspenda a divulgação." r Vara C ível do

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R i,  ddmiro,   J'roo,,,   n' 2002.001.070,6D0-0, 13/6/2002.

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REviSTA

DA ABPl-

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  MAJ/JUN

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o  lR A D E

D R E S S E  A P R O T E Ç Á O

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D A ID E N T ID A D E V IS U A L D E P R O D U T O S E S E R V IÇ O S

 No Bra sil, para exerc erdireitosexclusivosso br e dete rm inadotra d e d re ss, a em presa tem de p rova r: (i) que ele é distintivo;e (ii) que há possibilidade de confusão ou e rrônea associação entre a im pressão visual dos  pro dutos ou se rv iços.E xamin emos, po is, cada um dess es re quisito s. 4.1. Distintividade A distintividade é um elemento fundamental em qualquer disputa do gênero, pois, sem ela, o tra d e d re.ss  não possui capacidade para diferenciar o produto ou serviço do empre sário dos diversos produtos ou serviços análogos existentes. Se o tra d e d ress   possui uma configuração comum, utilizada por várias emp resas, ele simplesm ente não será reconhec ido pelo público consumidor com o um signo identificador de origem. Trata-se, em outras palavras, de uma vestimenta comercial que nada transmite. Para ser passível de proteção, portanto, o tra d e d ress   há de ser distintivo e efetivamen te distinguir e individualizar o produto ou serviço do em presário dos seus congêneres no mercado.ll Imagine-se, por exemplo, uma loja de vinhos ordinária, cuja identidade visual não possua qualquer elemento diferente daquilo que é tido como o padrão do segm ento. Ao adentrar nessa loja, o consumidor m uito provavelmente a reconhecerá apenas como m ais um estabelecim ento onde se com ercializa vinhos e não a associará com nenhuma fonte específica. Por outro lado , imagine -se uma loja em que os vinhos sejam dispostos de m aneira peculiar, alinhados verticalmente em com partimen-

tos circulares de acordo com a m arca do produto, e onde todos os elementos gráficos e arquitetõnicos tenham sido elaborados para formar uma identidade visual única e distintiva. Nesse caso, o tra d e d ress  da loja será percebido com o um signo identificador de origem, sendo passível de proteção, conforme reconheceu a corte distrital de N ova Iorque ao proferir interessante julgado sobre o tema 34 O mesm o acontece em relação às configurações de produtos. Para serem passíveis de proteção, elas não podem constituir na forma necessária, comum ou vulgar do produto ou do seu respectivo acondicionam ento. M uito pe lo contrário. Tais configurações precisam po ssuir aptidão distintiva e efetivam ente diferenciar o produto do em presário dos seus concorrentes. Em alguns casos, inclusive, a relação do tra d e d ess  com o produto  pass a a se r tã o autom ática e intlÍn se ca que é simple sm ente im po ssível desassociar um do outro. N essas situações, basta ver o tra d e d ress   para associá-lo ao produto correspondente, sendo absolutamente irrelevante a existência da marca nominativa no respectivo rótulo ou em balagem. l5 Isso demonstra o quão distintiva a configuração visual de um produto pode ser, não havendo dúvida de que, nesses casos, ela constitui um relevante símbolo do fundo de comércio da empresa e um ativo de grande valor para o seu titular. Como resultado, conclui-se que o escopo de proteção conferido ao tra d e d ress é diretamente proporcional ào seu grau de distintividade. T ra d e d ress es   únicos e absolutamente distintivos são merecedouJritlen abouf  lh e  B esl C el1ol'3s/o res h a ve fo cu se d  a o lh e   di.llindiveness o/ fheir lo o k. T hc u n iq ue d esig n - b o lh lh e a rch ile d ura l com ponen f  a nd lh e g ra p h iC llI   com poneof - h a s b ce n  fu rt h er a ck n ow le d g ed in m Q n y o ro o rd s. T h e   p o i n t d o e s n o/ n ee d to b e b e la b ore d ; fh e B e sl C e f/a rs   .l/ores  l o o k like n o o lh e r  U line sfores." B e sl C e lla rs, In c. v. G ro p e F in d s a f  D u -

33. Essa questão foi observada por Anne Gilson Lalonde, num importante tratado sobre a matéria: " L ik .e a w o r d  m a rk. lo b e p r o /e c fu b /e tr a J e d r e s .s m u sl b e su fficie n lly   disfindiu e lo  c o m m u n ica le sa urce   identificatiao lo lh e p u b lic , so th a l  upon encounfering il in lhe m a rketp lace lh e p u b lie id en lifreJ  il !.O i/ha p a rticu la r (d lO u g h p o ssib le a n o n ym o u s) b u sin e ss. IIo o f, Ih m is  n o  l xu isjo r le g a l  proleclion",   Gilson on Trademarks, 92A.03[J],

r' .

2A -43.2008. 34.

" P la i o ti !! m e l   il.l   b u r d e n D f    eslab l i s, h i n g l h e i n h e r e n l d i s /i n d i v e n e s s ~ o f  [L I tra d e d re ss ta ken a s a w h ~ le . b e ro u se lh e d e m e n ls, a s c om b in ed , m a ke u p Q d islin d a n d o rb ilra ry fofal visual image   lo consum el'3. (...) a h u g e n u m b e r o f   arlides  

REviSTA D A   AB P I

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P " '.   i".. 90 F . S upp . 2 d

431 . S .D .N .Y . 200 0.

35.

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