Modelo Recurso de Apelación Registro de Marca - Marcas de Fantasia

Bogotá xx de octubre del xx

Doctor (a): SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA PROPIEDAD INDUSTRIAL Superintendencia de Industria y Comercio E.S.D

Ref. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN xxxxxO. DEL EXPEDIENTE N xxxxxx DEL xx DE OCTUBRE DEL xx xxxxxxxxx, identificada con cedula de ciudadanía xxxxxxx de Bogotá, abogada en ejercicio, con tarjeta profesional número xxxxx del C.S.J, obrando en mi calidad de apoderada de la señora xxxxxxxxx, identificada con cédula de ciudadanía número xxxxxxx, me permito a través de la presente, interponer recurso de apelación contra la resolución No.xxxxxxxx del expediente No xxxxxxxxx0, la cual fue notificada el pasado xxxx de xxxxx del año en curso, mediante la cual, se resuelve NEGAR EL REGISTRO DE MARCA xxxxxxxxx (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase xxxxde la Clasificación Internacional de Niza; por lo anterior y de acuerdo a lo preceptuado por los artículos 74 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los argumentos e inconformidades que motivan el presente Recurso son los siguientes: HECHOS PRIMERO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SEGUNDO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TERCERO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx…” CUARTO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, irregistrabilidad los siguientes: “Literal a)

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136 de la

Decisión 486 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.” “ Confundibilidad con marca previamente registrada Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad: Tipo

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Signo

Titular

Expediente

Niz a

Clas e

Trámit e

Estado

Vigenci a

x Mixt a

x

x

x

x x

Marca

Registra da

Los signos a comparar son los siguientes: El signo solicitado

La marca registrada

QUINTO: Dentro del Análisis comparativo, expuesto dentro del Acto Administrativo No xxxxx, se menciona “El signo solicitado está compuesto por las expresiones xxxxxxxx, vocablos provenientes del idioma inglés y que en español traduce luna llena por JP y la marca previamente registrada xxxxxx son conceptualmente confundibles. En efecto, los signos son idénticos en el campo ideológico, al evocar la idea de una luna llena, de manera que el consumidor al encontrarse frente al signo fácilmente puede pensar que se trata de un mismo origen empresarial. Si bien el signo cuenta con elementos adicionales estos no permitan que el juico del consumidor se genere una impresión diferente y mitigue el riesgo de confusión. De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión” SEXTO: La administración menciona como sustento, frente a la conexidad competitiva lo siguiente: “la cobertura de los signos enfrentados, esto es, lo servicios de la clase 35 del nomenclátor internacional, considera esta Dirección que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.”; “De otra parte, si bien es cierto que los servicios en conflicto no son exactamente los mismos, pueden llegar a tener riesgo de asociación si se tiene en cuenta que los signos en conflicto son similares, por lo que podrían generar confusión indirecta entre los usuarios, quienes concluirían que los servicios que distinguen los signos tienen un mismo origen empresarial” FUNDAMENTOS DE DERECHO Es de aclarar que, por medio de este escrito, y de acuerdo a los siguientes fundamentos jurídicos que se señalarán a continuación, no es intensión de mi representada pasar por alto las leyes, precedentes jurisprudenciales o doctrinales de las disposiciones marcarías, utilizando algún tipo de estrategia jurídica. La intensión puntual es fundamentar las pretensiones que se mencionaran líneas abajo, con el fin de obtener protección sobre el signo distintivo pretendido dentro de la solicitud radicada con un alcance distinto al ya concedido, por lo cual fundo dicha postura en lo siguiente: 1. DECISIÓN 344 – RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Articulo 113. – “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

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2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.” 1.1 Según la solicitud efectuada por mi representada, me permito enfatizar, que en ningún momento se ha actuado de manera tal que se pretenda transgredir la ley y/o fundamento jurídico, o se quiera accionar de mala fe, o en su defecto se pueda presumir la caducidad por falta de uso, o se falte al objeto jurídico de la normativa marcaría. 2. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Resolución N° 35433 “existen cuatro requisitos que deben presentarse para que se configure la falta de objeto jurídico de una solicitud de registro de marca: • Debe existir una identidad total de los signos, esto quiere decir que, si nos encontramos frente a marcas mixtas, tanto la parte denominativa como la parte figurativa tienen que ser exactamente iguales, y si estamos frente a una marca denominativa, entre la expresión que la compone y la que se pretenden registrar debe existir una total identidad. • La cobertura de los productos y/o servicios en los signos analizados debe ser exacta, • Debe existir identidad entre el solicitante del nuevo registro y el titular de la marca previamente registrada, entendiendo que quien solicita el nuevo registro es el titular de la marca que se encuentra previamente protegida por la administración. • Por último, la marca registrada ha de encontrarse vigente, es decir que no haya caducado por falta de renovación.” 2.1 En este caso en mención, cabe preponderar que NO existe relación total entre los signos en estudio, adicional al encontrarnos frente a marcar mixtas, tanto la parte figurativa como denominativa tienen que ser exactamente iguales; así mismo si se está al frente de una marca solamente denominativa, las expresiones que componen una marca y la otra debe existir una identidad total (fonética, ortográfica, ideológica). Es importante resaltar, que dentro de la solicitud No. SD2020/0098652, de manera expresa NO se solicitó la reivindicación de colores, entendiéndose así que está protegida en blanco y negro; mientras que dentro de la solicitud xxxxxxxxxx SI se solicitó la reivindicación de colores Patones Dorados; quedando claro que la pretensión jurídica de mi representada es diferente y totalmente distinta a la que se aprobó y certifico con el número de resolución/oficio xxxxx 3. DECISIÓN 344 RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Artículo 84.- “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” 4. DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” 5. DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, Artículo 150. – “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución” 6. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO F 1100103-24-000-2002-00081-01 “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.”

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6.1 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO F 1100103-24-000-2002-00081-01 “Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al forma parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que ‘el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros’. “Con relación a este tema el Tribunal asimismo dice que ‘… cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común’. “Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que ‘han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. 6.1.1 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO F 11001-03-24-000-2002-00081-01 “ …para la Sala es claro que la expresión NATURE’S, que hace parte tanto de la marca solicitada y negada mediante los actos acusados, como de la previamente registrada y con base en la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro que aquí se pide sea otorgado, constituye, sin duda alguna, un vocablo en idioma extranjero de uso común en los países miembros de la Comunidad Andina, pues, de una parte de una parte, su raíz, NATUR, es idéntica a la del vocablo en idioma castellano, NATURAL o DE LA NATURALEZA, al igual que su fonética es muy similar entre uno y otros. En consecuencia, la Sala excluirá la expresión NATURE’S de la comparación que efectuará entre los signos en conflicto, pues dado que describe una característica de los productos que pretende amparar y de los que ampara la marca previamente registrada, esto es, que son naturales o que provienen de la naturaleza, su registro exclusivo no es posible a la luz de las disposiciones comunitarias, razón por la cual no puede impedirse que haga parte de diversas marcas, pertenecientes a distintos titulares, siempre y cuando esté acompañada de otro signo o signos que le otorguen suficiente distintividad, bien sean nominativos o gráficos, sin que sea de recibo…, 6.1.2 La administración, paso por alto comparar las marcas bajo la luz de SI se cumplían los criterios, de si, FULL MOON by, son palabras de conocimiento de la mayoría del público, o su uso es común y/o si es un vocablo genérico; quisiera colocar de presente el siguiente ejemplo, son aquellas palabras que se escriben igual en español e inglés como (Ángel. Angel, Animal - Animal, Natural - Natural), dichas palabras se podrían prestar para generar confusión, sin embargo, algunas de ellas su función dentro de la marca son para presentar una descripción. PRETENSIONES PRIMERO: Revocar la decisión contenida en Resolución No. xxxxxxxxx SEGUNDO: Se conceda el registro de marca de la Marca xxxxxxxxxxx ANEXOS NOTIFICACIONES Atentamente.,

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