casos práticos - sinais distintivos

DIREITO COMERCIAL Hipóteses práticas relativas aos bens jurídico-comerciais (sinais distintivos) Fabio Castro Russo 1. António Rompante e o irmão Mário fundaram uma sociedade destinada a editar livros sobre arte. Essa sociedade adoptou como firma o apelido dos seus fundadores. Conheceu posteriormente uma enorme expansão, tendo o seu capital aumentado, ao longo dos anos, com participações de outras entidades. Mário veio entretanto a falecer e António acabou por tornar-se um sócio minoritário. Em determinada altura, suscitou-se um litígio entre ele e os sócios maioritários. António Rompante decidiu então retirar-se da sociedade e proibi-la de continuar a usar o seu apelido. A sociedade opõe-se, alegando que se tornou conhecida no meio comercial pela utilização dessa firma e a alteração da mesma prejudicaria gravemente a sua projecção comercial. Quid iuris? Preceito fundamental seria, na realidade, o 33.º/3 RNPC (princípio da novidade, ainda que também se pudesse afirmar que a solução poderia decorrer do princípio da verdade). Ainda assim, o problema poderia ainda colocar-se: é que seria possível que os herdeiros de Mário Rompante houvessem consentido na utilização do apelido “Rompante”. Aí, haveria um conflito de direitos tout court, ainda que tal se pudesse replicar dizendo que o direito ao nome de António não abrangeria tal hipótese (não se trata de “António Rompante”, mas apenas “Rompante”: e se, em lugar de “Rompante”, fosse Silva? Há que usar de alguma razoabilidade), cf. ainda 72.º/2 e 375.º/2 CC. Vide 44.º RNPC, maxime o seu n.º 2: “Tratando-se de firma de sociedade onde figure o nome de sócio, a autorização deste é também indispensável”. Cf. também 177.º (soc. em nome colectivo), 200.º (soc. por quotas) e 275.º (soc. anónimas) CSC. Assim, para que a pretensão de António procedesse, sempre seria necessário que tivesse havido transmissão do estabelecimento comercial (o que parece ter ocorrido, se se considerar a alienação das participações sociais como transmissão de estabelecimento comercial, cf. Coutinho de Abreu, Manual…, p. 296 – pelo menos parcial). Assim, a pretensão de António (de impor uma

obrigação de non facere) procederia atendendo aos pressupostos da i) transmissão e da ii) autorização por escrito. Vd. Coutinho de Abreu, Manual…, pp. 151-152, nota 153: “Entende-se dominantemente na França (com relação a todos os tipos sociais), na Itália e na Alemanha (com relação a sociedades de capitais) que, em regra, a saída de um sócio com nome na firma social não implica alteração da mesma (…) (ao invés, o § 24 (2) do HGB alemão – seguramente aplicável às sociedades de pessoas – prescreve: “Saindo um sócio cujo nome esteja contido na firma, é necessário, para que ela continue [inalterada] o consentimento expresso dele ou dos seus herdeiros”)”. De todo o modo, os terceiros sempre teriam conhecimento por força do 3.º/1 do CRC (mas violar-se-ia a própria função da firma: é que os sinais distintivos visam precisamente evitar que os terceiros tenham que ir às Conservatórias, etc., porque tal é no melhor interesse da segurança e celeridade do tráfico jurídico-comercial).

2. Romão da Silva tornou-se conhecido no mundo dos negócios pelo nome “Romão, o Antiquário” que sempre utiliza na assinatura de todos os seus contratos e até na designação do estabelecimento de comércio de antiguidades que explora. Nunca cuidou porém de proceder ao respectivo registo. Entretanto um concorrente seu (Romão Ferreira) passa a utilizar nome idêntico (“Romão”) no exercício da respectiva actividade. Rapidamente este sujeito adquire a fama de ser mau pagador. Romão da Silva pretende reagir. Como poderá fazê-lo? Desde logo, o art. 38.º/3 RNPC vedaria a Romão Ferreira a utilização de um só vocábulo como firma (“Romão”, imagine-se, p. e., “José” para compreender as consequências da inobservância deste preceito…). Ainda a título de questão prévia, diga-se que não há obstáculo legal à eventualidade de Romão da Silva utilizar “Romão, o Antiquário” como firma (ainda que não haja sido registada) e nome do estabelecimento comercial. Como se infere do expendido supra, a vexata quaestio tem que ver com os meios de protecção de firma não registada. Estes passariam pela invocação do art. 317.º CPI, em sede contra-ordenacional (concorrência desleal) e 72.º/2 e 375.º/2 CC (direito ao nome). Se, ainda que não tendo havido registo, Romão da Silva já detivesse o certificado de admissibilidade da firma, haveria uma

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presunção de exclusividade (cf. 35.º/2 RNPC), cabendo a Romão Ferreira provar que Romão da Silva não estaria a utilizar a firma já declarada admissível. Romão Ferreira estaria ainda violando o art. 32.º/4/b) RNPC, incorrendo na sanção da perda da firma, cf. 60.º RNPC. Romão da Silva poderia ainda invocar o 62.º RNPC. (??) 3. A sociedade anónima X explora um estabelecimento comercial cujo objecto consiste no comércio grossista e retalhista de equipamento informático e prestação de serviços conexos, que designa pelo nome “Tobis”. Este nome é utilizado há mais de cinco anos de um modo público e pacífico, tendo conquistado um prestígio e reputação ímpares. X pretende agora registar o nome do estabelecimento, pelo que solicitou na secção de serviços do RNPC certificado comprovativo de que não existe registo de firma ou denominação idêntica. O pedido foi indeferido por confundibilidade com a firma “Gobis – Comércio Informático, Lda.”. X vem recorrer desta decisão, sustentando que a dita confundibilidade não existe, porquanto: 1) estão em causa sinais distintivos de tipo diverso; 2) embora o ramo de actividade seja comum, o tipo de actividade exercida é diversa (X explora uma “megastore informática” – uma grande superfície comercial especializada nessa gama de produtos ao passo que a “Gobis, Lda.” explora uma rede de lojas de pequena dimensão e serviço mais personalizado de produtos informáticos); 3) tal nome tem sido utilizado nos últimos anos sem qualquer notícia de erro ou confusão pelo consumidor. Aprecie a situação descrita. Com efeito, X pretende registar o nome do estabelecimento (vd. 282.º e ss. CPI), sinal distintivo objectivo de carácter facultativo, ao contrário da firma (subjectiva e obrigatória). Assim, em regra não haveria as “limitações” previstas quanto à firma. De todo o modo, a al. b) do n.º 1 do art. 285.º CPI viria impedir o registo do nome Tobis, por induzir o consumidor em erro ou confusão. Ainda que se invoque não haver

“qualquer notícia de erro ou confusão pelo

consumidor”, não se vê como se conseguiria provar um facto negativo… é uma prova praticamente impossível. Além do art. 285.º CPI, e porventura com maior relevância, seriam de referir os n.ºs 2 e 5 do art. 33.º RNPC. Ainda que o art. 33.º/2 preveja vários critérios auxiliares da prova da confundibilidade, há que chamar à colação o “homem médio” normativo: ora, para este “Tobis” e “Gobis” (tal como, p. e., “Vobis”) são sinais distintivos confundíveis (já que a fonética e a grafia quase coincidem). Aliás, de nada releva o facto de se tratar de sinais distintivos diferentes (cf. 33.º/5 RNPC), para além do dito supra. FCR

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O facto de terem decorrido cinco anos (…) não parece ter qualquer relevância jurídica. A título de nota final, cumpre dizer que há decisões jurisprudenciais que vão ao arrepio do que aqui fica dito: vide, v. g., o “caso Marlboro/Marboro”, decidido pelo STJ: ainda que a última utilizasse a marca “Marboro”, o STJ entendeu que não havia confundibilidade (o que ainda é mais chocante sabendo que os maços de tabaco em causa tinham idêntico design). Como tal, a Gobis, Lda. poder-se-ia arrogar os meios de protecção conferidos aos direitos reais (porquanto erga omnes); sendo possível a condenação pelo tribunal na abstenção do uso; por fim, poderia haver lugar a sanções civis (483.º CC e 317.º CPI). Aliás, a Gobis, Lda. poderia mesmo lançar mão do 34.º CPI (requerendo a anulação).

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